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授权后业务

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《美国发明法》(AIA) 提出了质疑专利有效性的新程序。自问世以来,这些程序已彻底改变专利诉讼格局,在高价值纠纷中变得越来越常见。

博钦律师事务所的知识产权法律团队,作为全美最大、最优秀的知识产权法律团队之一,经常建议客户查看《美国发明法》(AIA)的全新授予后起诉程序,以保护他们自己的专利或对他人的专利提出质疑。作为该法律领域的先行者和思想领导者,博钦律师事务所拥有一支经验丰富、能够提供全方位服务的法律和技术团队,帮助和指导客户应对不断变化的局面。博钦律师事务所凭借其超高质量的专利准备和申请的业务能力,一直名列《知识资产管理》(IAM) 杂志评选的全美十大律所,我们的 30 位律师被 IAM 评为一流专利专业人士。

博钦的授予后起诉团队以独特方式将我们的大量专利起诉经验和联邦巡回法院上诉实践与我们在美国专利及商标局 (USPTO) 的综合专利申请能力相结合。在美国百强律师事务所 (AmLaw 100) 中,很少有律所能够在结合专利申请和诉讼方面与博钦一较高下。在制定切实可行且注重成本的知识产权战略时,该独特的安排可为我们的客户提供战略优势和指导。尤其是,我们擅长识别能够成功解决问题的独特方法,并擅长培养创新理念,以管理长期专利战略。重要的是,我们的技术团队人才济济、无与伦比 — 我们可指派拥有精确技术经验和学科权威的专业人士处理相关事务。

到目前为止,我们已为谷歌、微软、HTC、星巴克和 Adobe 等行业领先客户处理超过 400 个多方复审程序,涵盖业务方法和授予后复审诉讼。

授予后诉讼常常被视为联邦诉讼的战略替代方案。授予后诉讼的一些独特之处包括:

  • 速度:授予后诉讼比任何其他联邦法院诉讼更快,可在 18 个月内签发最终书面判决。
  • 体验:在美国专利及商标局 (USPTO),该诉讼会在至少由三位精通技术的法官组成的陪审团面前宣判。
  • 证明标准:在美国专利及商标局 (USPTO) 面前证明无效的困难比在联邦法院证明无效的困难更小。
  • 范围:美国专利及商标局 (USPTO) 对权利要求的解释更加广泛,因此更容易证明专利无效。 

虽然这些诉讼旨在证明专利权利要求无效,但也有传统专利诉讼中常见的特点,其中包括发现和证词。这些混合诉讼需要具备综合的专利知识、出色的审判技能和面对美国专利及商标局 (USPTO) 的丰富经验,而博钦律师事务所的知识产权业务团队拥有所有上述这些能力。

我们的技术能力亮点
100+ 美国专利商标局 (USPTO) 注册从业者
120+ 资深专利诉讼律师
我们的技术能力亮点
130+ 电子工程/计算机科学 相关技术领域的高校 历人才,包括 15 位 博士
30+ 生命科学领域的高校 历人才, 包括 12 位 博士

主要领域

授权后业务

《美国发明法》(AIA) 提出了质疑专利有效性的新程序。自问世以来,这些程序已彻底改变专利诉讼格局,在高价值纠纷中变得越来越常见。

博钦律师事务所的知识产权法律团队,作为全美最大、最优秀的知识产权法律团队之一,经常建议客户查看《美国发明法》(AIA)的全新授予后起诉程序,以保护他们自己的专利或对他人的专利提出质疑。作为该法律领域的先行者和思想领导者,博钦律师事务所拥有一支经验丰富、能够提供全方位服务的法律和技术团队,帮助和指导客户应对不断变化的局面。博钦律师事务所凭借其超高质量的专利准备和申请的业务能力,一直名列《知识资产管理》(IAM) 杂志评选的全美十大律所,我们的 30 位律师被 IAM 评为一流专利专业人士。

博钦的授予后起诉团队以独特方式将我们的大量专利起诉经验和联邦巡回法院上诉实践与我们在美国专利及商标局 (USPTO) 的综合专利申请能力相结合。在美国百强律师事务所 (AmLaw 100) 中,很少有律所能够在结合专利申请和诉讼方面与博钦一较高下。在制定切实可行且注重成本的知识产权战略时,该独特的安排可为我们的客户提供战略优势和指导。尤其是,我们擅长识别能够成功解决问题的独特方法,并擅长培养创新理念,以管理长期专利战略。重要的是,我们的技术团队人才济济、无与伦比 — 我们可指派拥有精确技术经验和学科权威的专业人士处理相关事务。

到目前为止,我们已为谷歌、微软、HTC、星巴克和 Adobe 等行业领先客户处理超过 400 个多方复审程序,涵盖业务方法和授予后复审诉讼。

授予后诉讼常常被视为联邦诉讼的战略替代方案。授予后诉讼的一些独特之处包括:

  • 速度:授予后诉讼比任何其他联邦法院诉讼更快,可在 18 个月内签发最终书面判决。
  • 体验:在美国专利及商标局 (USPTO),该诉讼会在至少由三位精通技术的法官组成的陪审团面前宣判。
  • 证明标准:在美国专利及商标局 (USPTO) 面前证明无效的困难比在联邦法院证明无效的困难更小。
  • 范围:美国专利及商标局 (USPTO) 对权利要求的解释更加广泛,因此更容易证明专利无效。 

虽然这些诉讼旨在证明专利权利要求无效,但也有传统专利诉讼中常见的特点,其中包括发现和证词。这些混合诉讼需要具备综合的专利知识、出色的审判技能和面对美国专利及商标局 (USPTO) 的丰富经验,而博钦律师事务所的知识产权业务团队拥有所有上述这些能力。

涵盖商业方法 (CBM)

涵盖商业方法 (CBM) 复审与多方复审类似,但也存在一些明显差异。

首先,CBM 复审仅限于与“商业方法”相关的特定专利组合 — 这些被定义为要求某种“方法”或“设备”的权利的专利,而该“方法”或“设备”用于执行数据处理,或者执行与财务产品或服务的实践、经营或管理相关的类似操作。 根据《美国发明法》(AIA),任何“技术发明”专利均可免于进行该程序。 专利审判和上诉委员会 (PTAB) 与法院依然在视情况完善这些条款的应用,这不足为奇。

其次,CBM 复审仅在原告被诉侵权因侵权被起诉,或者证明他们受到勒令停止通知函收到制止令等形式的诉讼威胁时适用。 原告也不能匿名。 只能在授权后复审期满后或在专利颁发九个月后,提出 CBM 复审请求。

最后,CBM 复审规定的禁反言范围小于比其他授权后程序方案小。 具体来说,CBM 复审禁反言范围只能扩大到实际宣称的理由。 与多方复审和授权后复审的情况一样,不能扩大到本就可以合理宣称的授权。

相对于多方复审或授权后复审,优先采用 CBM 复审(如适用)有许多好处。 具体来说,采用 CBM 复审程序的原告可以通过现有技术和出版物质疑专利权项的有效性,同时还可以质疑专利是否涵盖 专利适格标的(AIA 第 101 条),专利说明书是否为专利主张发明提供了完整的信息性描述。 此外,提出 CBM 复审请求不存在时间限制,而且,如上所述,禁反言范围仅限于实际提出的理由。

CBM 复审的双方都可以将专利审判和上诉委员会 (PTAB) 的判决结果上诉到联邦巡回法院。

授权后复审 (PGR)

作为多方复审 (IPR) 的对应程序,授权后复审 (PGR) 于 2012 年 9 月 16 日被引入《美国发明法》(AIA)。 

时间选择

第一,时间选择至关重要。  为了提出 PGR 请求,被质疑专利权项的有效申请日期必须为 2013 年 3 月 16 日(根据“发明人先申请”原则)或之后。 

而且,PGR 只能用于质疑近期在短时间内颁发的专利。  必须在专利颁发(或再颁发)后九个月内提出 PGR 请求,否则,IPR 将成为适当的质疑机制。  此外,与 IPR 一样,GPR 请求必须在原告向联邦法院申请确认判决,质疑专利权项有效性之前提出。  

第二,除更广泛的适用现有技术外,PGR 还接受更多可用法定质疑理由。  与质疑理由仅限于占先性和显著性的 IPR 相反,PGR 可以根据任何可用于质疑专利权项有效性的理由提出。  此类理由包括占先性(第 102 条)、显著性(第 103 条)、专利适格性(第 101 条)及不符合书面描述、可实施性或不确定性(最佳实施例除外)(第 112 条)。  此外,PGR 现有技术并不局限于专利和印刷出版物。  实际上,可以根据公共用途、销售活动或其他公共披露证据指控不可专利性,以此提出 PGR 请求。

有限证据开示和禁反言

第三,证据开示比 IPR 允许的范围更广,局限于与任何一方宣称的事实直接相关的证据。 

最后,由于广泛且可能很严格的限制,禁反言会成为 成功运用PGR 的重大障碍。  禁反言适用于之前提出的问题,或者本来可以按合理方式在美国专利及商标局 (USPTO)、联邦地区法院或国际贸易委员会 (ITC) 提出的问题。

授权后复审时间表

与 IPR 一样,PGR 也同样采用在美国专利及商标局 (USPTO) 行政法官组面前进行的、类似于审判的程序。  如下所示,PGR 流程分为三个阶段,包括请求、证据开示和听证。 

请求

通过向美国专利及商标局 (USPTO) 提出请求,申请进行 PGR。  请求必须满足特定要求。  包括以下所有方面:

  1. 确定真正的利害关系人。
  2. 确定被质疑的权利要求,以及这些权利要求不可专利性的理由说明。
  3. 提供详细的证据相关性说明。
  4. 支付申请费。 

请求可能还包括技术声明,以及支持原告论证的证据和观点。  重要的是,此请求必须在专利颁发后九个月内提出。

提出请求后,专利所有者有三个月的时间提交初步回复。  该回复是可选操作,专利所有者必须权衡该早期回复的积极和消极影响。  至少,初步回复可为专利所有者提供一次劝说专利审判和上诉委员会 (PTAB) 不启动 PGR 的机会。  重要的是,专利所有者不可以在此阶段针对有效性质疑提交证据或反驳声明。 

提出请求后六个月内,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 将审查请求书和专利所有者的初步回复(如有),如果确定原告至少在请求书的一项被质疑权利要求方面拥有获胜的合理可能性,则启动审判。  在做出启动决定时,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 会缩减问题,给出初始权利要求解释,并提供关于在审判程序中存在争议的不可专利性理由的详细信息。

证据开示和听证阶段

程序启动后,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 会发布审判进程表,以便在 12 个月内作出判决。  根据审判进程表,专利所有者将获得大约三个月的时间,用于对原告的支持证据进行开示,并提交正式回复或修改动议。  证据开示的范围还在不断变化。  但是,允许提供申诉人和其他证人(有时)的证词。 

然后,原告将获得三个月的期限,用于对专利所有者的支持证据进行开示,并提交答辩书或反驳拟议修正案所需的论据。  口头听证前,会提供短时动议期限。  口头听证后,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 将下发关于被质疑权利要求的可专利性的最终书面判决。  除非专利审判和上诉委员会 (PTAB) 已按照法律依据判决争端,涉及相应诉讼的相关方可以在之前阶段达成和解。  专利所有者和原告都可以将专利审判和上诉委员会 (PTAB) 的最终判决结果上诉到美国联邦巡回上诉法院。

专利复审和再颁程序

在多方复审 (IPR) 实践的基础上,博钦在专利再颁和单方复审应用方面也拥有丰富的经验。  作为 IPR 中被质疑的专利所有者,提出再颁专利申请具有重要战略优势。  而且,站在原告的角度,IPR 可能会因种种原因被拒绝,而单方复审依然可以向专利所有者施加压力。  不论哪种情况,博钦已代表客户提出数百次再颁专利申请和单方复审请求。

补充复审

专利颁发后,所有者可以提出补充复审请求,通过确定一个或多个基于任何理由的、新的潜在重大可专利性问题修改权利要求。  《美国发明法》(AIA) 框架下的这个新程序旨在使专利持有人免于不公正行为要求,以及让美国专利及商标局 (USPTO) 考虑专利或印刷出版物参考文献以外的问题。

中央复审部门 (CRU) 将审查所有补充复审请求,并在提出请求后三个月内确定专利持有人发现的问题中是否存在任何新的实际重大可专利性问题。  如果发现这样的新问题,将针对它们下达单方复审命令。

单方复审

与其他授权后程序不同,单方复审并不是 AIA 框架下的新程序,自 1981 年制定以来,基本没有什么变化。  该程序适用于专利持有人和第三方原告(可保持匿名),可以在专利颁发后随时提出请求。

对于想要通过专利颁发后暴露的专利或印刷出版物参考文献获得有效性推定的专利持有人,该授权后程序具有很大的吸引力。  单方复审对第三方十分有益,因为它允许质疑专利,且不用承担 AIA 规定的、适用于其他授权后程序的任何禁反言处罚。

若要修改专利或证明无效性,专利持有人或原告必须证明存在新的重大可专利性问题。  但是,支持修改或证明无效性的唯一理由是占先性或显著性,现有技术使用仅限于专利和出版物。  也不允许证据开示。

美国专利及商标局 (USPTO) 的中央复审部门 (CRU) 将审查所有单方复审请求。  只有专利持有人能够将中央复审部门 (CRU) 的判决结果上诉到专利审判和上诉委员会 (PTAB),只有否定专利审判和上诉委员会 (PTAB) 判决才能被上诉到联邦法院。

再颁程序

与补充复审类似,专利持有人可以申请再颁发,以修改专利权项,但修改的前提必须是,原始申请书中的错误会导致专利部分或全部无效或无法实行。  与单方复审一样,再颁发也不是 AIA 框架下的新程序。

此类错误包括,权利要求太广泛或太狭窄、无法使用特殊要求类型或无法要求已披露专利标的。  再颁申请可以使用任何现有技术参考文献,而且必须确定如何解决错误 — 是修改还是提出新要求。  任何拓宽要求的再颁申请都必须在初次颁发后两年内提出。 

修改后的要求将按照与任何其他专利申请相同的方式进行审查,只是可能会适用夺回原则,而且发明人必须签署再颁声明。  上诉、续期和分案都可以按与任何其他专利申请相同的方式提出,禁反言在此情况下不适用。

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